Combattre
une idée reçue : déposer une marque n’empêche pas d’être contrefacteur
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Par Maître Vanessa Bouchara - Avocat à
la Cour - Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle |
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Nombreuses sont les sociétés
qui procèdent au dépôt d’une marque et sont persuadées que l’acceptation de
ce dépôt par l’INPI [Institut National de la Propriété
Industrielle] et le paiement des taxes correspondantes suffit à
leur autoriser l’utilisation de cette marque en toute légitimité. Or, il
n’en est rien. L’INPI, contrairement à
certains offices de marques étrangers, n’effectue aucune vérification
d’antériorités au moment du dépôt et accepte l’enregistrement de marques dès
lors qu’aucun tiers ne forme opposition. |
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Il résulte
de cet état de fait qu’un grand nombre de sociétés dépose des marques et les
exploite, fort d’un certificat de dépôt et d’enregistrement qui ne garantit
pas de la non-existence de droits antérieurs ! Ces
entreprises se mettent en danger car elles peuvent se voir jugées comme
contrefactrices et condamnées de ce chef. En France, le dépôt est
un acte de contrefaçon au même titre que l’exploitation d’une marque
contrefaite et, en vertu d’une jurisprudence constante, la bonne foi est inopérante
en matière de contrefaçon (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 30 janvier
1996). Par conséquent, les
déposants doivent faire preuve de précaution et procéder à des recherches
d’antériorités de marques -de préférence par l’intermédiaire de professionnels-
avant tout dépôt. Cela afin d’identifier et d’analyser les risques éventuels,
de les neutraliser, et d’exploiter paisiblement les marques qu’ils ont en
portefeuille. Cela permet également
d’éviter, alors que la marque est exploitée depuis des années, qu’un tiers
s’oppose judiciairement à cette exploitation sur la base de ses droits
antérieurs. Or, les risques encourus par le déposant dans une telle hypothèse
sont loin d’être négligeables :
Les tiers ont deux moyens de s’opposer à un dépôt
qu’ils considèrent comme portant atteinte à leurs droits : la voie de
l’opposition devant l’INPI (dans un délai de deux mois à compter de la
publication du dépôt de la marque dans le Bulletin Officiel de la Propriété
Intellectuelle), d’une part, et la voie contentieuse (devant les juridictions
judiciaires), d’autre part. Dans le cadre d’une opposition, l’INPI
fait une analyse de la similarité des produits et/ou services désignés par
les marques et s’ils sont reconnus identiques ou similaires, analyse la
similitude des signes afin de décider si la demande d’enregistrement opposée peut
être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires
sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la
marque antérieure. La décision rendue par l’INPI a pour seule conséquence de dire si la demande est acceptée ou non
à l’enregistrement. Elle ne condamne pas la partie perdante à des
dommages et intérêts quelconques. Cette décision peut faire l’objet d’un
recours devant la Cour d’Appel compétente. Dans le cadre d’une action judiciaire,
l’analyse est la même mais des dommages et intérêts pour contrefaçon pourront
être alloués (à la libre appréciation du magistrat mais généralement indexés
sur l’atteinte portée à la marque première et l’étendue de l’usage de la
marque contestée) ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile (remboursement des frais exposés par la
partie adverse) et d’éventuelles mesures de publication afin de porter la
décision à la connaissance des tiers. Enfin, outre le risque d’être
considéré comme contrefacteur lorsqu’on n’a pas fait procéder à des
recherches d’antériorités avant de déposer sa marque, un autre risque
existe : que des tiers déposent à l’INPI exactement la même marque que
celle déposée par son entreprise. En effet, l’entreprise
n’en sera pas informée par les services de l’INPI et un tiers pourra tranquillement
concurrencer son activité, tant qu’il restera discret... Pour parer une telle éventualité, le moyen à mettre
en place -toujours par l’intermédiaire de professionnels- est la surveillance
de marques et de dénominations sociales. Ce service permet d’être alerté d’un
dépôt de marque ou du nom d’une société qui serait identique ou similaire aux
signes distinctifs de l’entreprise et permet donc de pouvoir s’opposer, au
plus vite, à de telles usurpations. NDLR : Un exemple, parmi beaucoup d’autres. Juillet 1992.
La société Stars, Spectacles et Créations revendique la propriété du titre «
Charlie Hebdo », quelle a déposé en catimini à l’INPI.
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